사무소 소개/자주하는 질문

정충곤 변리사 2009. 3. 12. 00:06

고객들은 특허청으로부터 인용발명(선행기술)이 첨부된 의견제출통지서를 받으면 너무 낙담하는 경향이 있습니다. 자신보다 먼저 발명한 사람이 있다는 아쉬움과 사업에 대한 걱정이 생기는 것은 인지상정일 것입니다.

 

그러나 의견제출통지서를 받았더라도 청구범위에 대한 적절한 보정을 통해 인용발명(선행기술)과 차별화시키고 의견을 개진함으로써 특허 등록되는 경우도 60~70%는 됩니다. 따라서 특허청 의견제출통지서를 받았다고 너무 실망할 필요는 없으며, 출원발명과 인용발명을 면밀히 분석해서 구성 및 효과의 차이점을 찾아낸다면 충분히 등록될 수 있습니다. 만일 특허명세서에 많은 내용이 충실히 기재되어 있다면 의견제출통지서에 대응하는 과정에서 운신의 폭이 크게 넓어질 것입니다.

 

고객의 입장에서는 당연히 의견제출통지서를 받지 않고 한번에 등록되기를 바라겠지만, 경험상 한번에 등록된 특허나 실용신안은 애초에 청구범위(권리범위)가 너무 협소하게 설정된 경우가 많기 때문에 실무자의 입장에서는 무조건 좋아할 일만은 아닙니다. 수박만한 권리를 획득할 가능성이 있는데 처음부터 사과만한 권리로 축소해서 특허출원할 필요는 없습니다. 가능성이 있다면 일단 출원단계에서는 수박만한 크기로 청구범위를 설정하고 나중에 의견제출통지서가 나오면 인용발명을 고려하여 사과만한 크기로 축소하는 것이 바람직한 테크닉이라 할 수 있습니다.

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