마케팅 이야기

    지식찌우기 2019. 4. 9. 16:39

    [특허출원가이드] 특허출원과 출원공개 제도




    특허출원과 출원공개 제도

    ■ 출원공개

    출원공개란 특허출원된 발명의 내용을 일정한 시기나 조건이 되면 공중에게 공개하는 것을 말한다. 특허법 제64조 제1항은 '특허청장은 특허출원일부터 1년 6월이 경과한 때 또는 특허출원일부터 1년 6월이 경과하기 전이라도 출원인의 신청이 있는 때에는 지식경제부령이 정하는 바와 따라 그 특허출원에 관하여 특허공보에 게재하여 출원공개를 하여야 한다'고 규정하고 있다.

    출원공개가 되면 발명된 내용이 공개되어 다른 사람이 그것을 이용하여 좀 더 개량된 발명을 할 수 있다. 궁극적으로는 국가의 산업발전을 촉진시키기 위한 것이다. 즉, 산업발전을 위해서 발명과 발명자의 권리를 보호하여 일정기간의 독점권을 주되, 발명을 공개하여 다른 사람들이 그 발명을 보고 이용할 수 있도록 하여야 하는 것이다. 따라서 모든 출원을 원칙적으로 출원공개가 되게 된다.

    ■ 출원공개의 시점

    출원공개는 원칙적으로 특허출원일부터 1년 6월이 경과한 시점이 된다. 위에서 살펴본 바와 같이 특허출원이 특허제도의 목적을 달성하기 위해서는 공중에게 공개가 되어야 하고, 그 공개는 가급적 빨리 되는 것이 좋다. 하지만 공중의 이익만을 생각하여 특허출원과 동시에 발명을 공개시켜버리면 출원인의 입장에서는 매우 불리한 일들이 발생하게 된다.

    일단 출원이 공개되면 취하나 재출원이 불가능하거나 상당한 불이익이 따르고, 사업을 준비하여 제품을 내기도 전에 개량발명이나 모방품이 나올 수 있기 때문에 사업준비할 최소한의 시간도 확보하기 어렵게 되기 때문이다.

    따라서 출원인의 이익과 공중의 이익을 위하여 출원과 동시에 공개하는 대신 출원일 부터 1년 6개월이 지난 후에 공개를 하는 것이다. 이렇게 되면 출원인도 사업준비나 개량발명 또는 특허출원을 계속진행할지 여부 등에 대하여 충분히 고려할 시간을 확보할 수 있고, 공중도 적당한 시점에 신기술이 공개되어 활용할 수 있기 때문이다.

    출원공개의 기산점이 되는 시기는 특허출원일이다. 다만 그 특허출원이 우선권주장을 한 특허출원인 경우에는 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원일을 기산으로 하여 1년 6월이 되는 시점에 공개를 하고, 우선권주장이 2이상인 경우에는 2개 중에 빠른 날을 기산점으로 하여 1년 6월이 되는 시점에 출원공개를 하게 된다.

    ■ 출원공개의 예외

    모든 특허출원은 출원공개가 되는 것이 원칙이다. 하지만 예외적으로 출원공개가 되지 않는 발명도 있다.

    첫번째 사유는, 특허출원시에 특허청구범위를 기재하지 않고 특허출원을 한 경우이다. 최근 개정법에서는 특허출원시에 특허청구범위를 기재하지 않고 출원일부터 1년 6개월 이내에 청구범위를 기재하는 보정을 할 수 있도록 하였다. 이를 청구범위유예제도라 한다.

    다만, 청구범위를 지정된 기간 내에 보정하지 않는 경우에는 특허출원이 취하간주되고, 출원공개 전에 특허출원이 취하되면 출원공개도 되지 않는다.

    그리고 비밀취급을 요하는 특허발명도 출원공개에서 제외된다. 국방상 필요한 발명이 대표적인 예인데, 특허청장은 특허출원된 기술이 국방상 필요한 발명이라고 판단되면 출원인과 발명자 등에게 비밀취급을 명할 수 있다.

    이러한 발명에 대해서는 출원공개도 하지 않게 된다. 그 외에도 특허발명의 내용 중에 공서양속을 문란하게 할 우려가 있는 내용이 있는 경우나 이미 등록공고가 된 발명에 대해서는 별도로 출원공개를 하지 않는다.

    ■ 출원공개의 효과

    먼저, 출원공개가 되면 그 발명은 공지된 기술이 된다. 모든 특허출원에 대하여 신규성이나 진보성 등을 판단할 때 공지된 기술과 비교를 하게 되므로, 출원공개가 되면 다른 사람의 특허출원을 거절시킬 수 있는 공지기술이 되게 된다.

    그리고 특허출원이 있은 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시하는 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있다. 그리고 경고를 받은 후에도 계속해서 실시를 하는 경우에는 특허등록 후 손실보상금청구를 할 수 있다(특허법 제65조). 특허출원을 하였다고 하여 곧바로 특허권을 행사할 수 있는 것은 아니고, 심사를 거쳐서 특허등록이 되어야만 비로소 특허권을 행사할 수 있다.

    그렇기 때문에 특허출원일부터 특허등록이 될 때까지의 사이에는 권리공백이 발생하게 된다. 그렇다고 하여 등록이 될지 안될지도 모르는 권리를 무작정 행사하도록 할 수도 없는 것이다.

    따라서 출원공개가 된 후에 특허출원된 발명을 실시하는 사람에게 경고를 할 수 있도록 하고, 경고를 받은 후에도 계속해서 실시를 하면 특허를 받은 후에 "경고시~등록시"까지의 기간동안의 실시에 대하여 손실보상금을 청구할 수 있도록 한 것이다.

    물론 등록후의 실시에 대해서는 당연히 민사나 형사조치를 취할 수 있음은 당연하다. 손실보상금을 지급했다고 해서 특허침해죄가 없어지는 것은 아니다

    손실보상금제도는 출원공개의 가장 중요한 효과 중 하나다. 그렇다고 하여 서면경고를 받지 않는 한은 손실보상금을 지급할 필요도 없는 것은 아니다. 출원인으로 부터 서명경고를 받지 않더라도, 실시자가 출원공개된 발명임을 알고 실시한 경우에도 손실보상금청구를 할 수 있다.

    다만, 손실보상금청구는 특허권의 설정등록이 된 후에 행사할 수 있다.

    '특허는 전략이다' 저자 기율특허법률사무소 대표 신무연 변리사​

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